原文书载于：中华人民共和国北京知识产权法院行政判决书（2016）京73行初6698号
申请人：美国雅宝公司
发明创造名称：DOPO衍生物阻燃剂
申请号：201080022027.0
权1方案：具体DOPO衍生化合物
权2-17：权2-9分别限定杂质成分、粒径、组合物、组合物的聚合物选择、聚合物优选、有机磷、聚磷酸三聚氰胺、二氧化硅；权利要求10制备方法；权利要求11-17限定未反应DOPO、杂质、纯度、TGS失重、峰值熔点温度、卤素杂质、增效剂等。
对比文件1为日本专利：特开平11-106619，公开日1999年4月20日，阻燃性聚酯及其制造方法。公开化合物为：
说明书[0019]公开R举例为……1,2-亚乙基……
该案的主要争议在于，雅宝公司认为
（1）化合物有新颖性和创造性，有机化合物能否被制备出来具有较大的不确定性，所属技术领域的技术人员已知的是，化学是一门实验科学，不是简单地改变各个原子的相对位置就可以实现预期反应的“拼图游戏”，每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，如果不遵循该机理，该化学反应就不会发生。本领域技术人员基于对比文件1公开的制造方法无法成功制造出权利要求请求保护的化合物，无法确定选用何种碱、何种反应条件才能制造出权利要求1的化合物，因此权利要求请求保护的化合物没有被对比文件公开。
《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中规定“ （1）专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
（2）复审委员会推理违反了举证责任分配原理，申请人已经证明了对比文件1的方法无法获得本申请化合物，此时举证责任应当转移给复审委员会，如果原专利复审委员会不能证明现有技术方法能够获得本申请化合物，则应当认定该化合物是现有技术中无法获得的，对比文件1不能破坏本申请的新颖性。
（3）“申请日之前无法获得该化合物”的事实属于消极事实，通常情况下，积极事实主张者更容易举证，由积极事实主张者承担举证责任更合理，因此应当由原专利复审委员会承担证明“根据现有技术能够获得对比文件1化合物”的举证责任。
（4）对比文件1仅仅公开了通式化合物，没有公开具体化合物。上位概念的通式化合物不能破坏下位具体化合物的新颖性。
国知局复审委认为：
维持驳回决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确。
北京知识产权法院判决认为：
双方争议焦点在于，《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中的“但书”情形，即“但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外”。
《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中规定“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
雅宝公司主张，对比文件1虽然提到了通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，并且记载了该通式（1）化合物的制造方法，但雅宝公司提供的证据1显示按照对比文件1公开的制造方法无法获得雅宝公司专利的化合物方案（DOPO），有机磷化学具有不可预测性，某一DOPO衍生物是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的碱和反应条件（包括催化剂和溶剂）来进行判断，证据2及证据3可佐证。每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，如果不遵循该机理，该化学反应就不会发生，在衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理。
北京知识产权法院认为“在申请日之前无法获得该化合物”作为消极事实，具有较高的证明难度。有鉴于此，在确定雅宝公司对此承担举证责任的基础上，不应对雅宝公司客以过高的证明标准。然而，对比文件1已经提及对应的化合物，本领域技术人员基于所述技术领域上知识和能力进行判断，本领域技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。
雅宝公司固然无需穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。与之相反，雅宝公司的证明范围不应排除本领域技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围之内的可能会选用的现有技术和原料。雅宝公司举证（反证）采用对比文件1实施例记载的原料配比和试验条件，均为具体反应物和点值。雅宝公司举证（反证）证据1只能证明对比文件1具体实施例1的情况，仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。
对于所属领域技术人员而言，有机化合物的合成直接由反应的原料配比和实验条件来决定，应当考虑本领域普通技术人员具体一定的常规实验能力。不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。
再者，雅宝公司关于对比文件1选择三乙胺作为碱条件合成有机磷化合物的做法，并不会导致本领域技术人员在合成的时候仅考虑三乙胺作为碱的技术偏见，相反对比文件1没有对碱的选择作出明确的限定。本领域普通技术人员在对比文件1实施例1方案无法合成对应化合物的情况下，并不会仅以此即推定得出该有机磷化合物无法合成的结论，也不会放弃尝试采用其它的反应条件。
且证据2表明本领域技术人员知晓如碱，溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。这间接证明了本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。
其他从属权利要求北京知识产权法院评述从略。
所以，北京知识产权法院最终认定复审委员会作出的被诉决定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序，审查结论正确。驳回了雅宝公司行政诉讼请求。
这个案例的精彩之处在于，对比文件1偶然在通式化合物中公开雅宝公司的化合物，是否构成新颖性影响。由于对比文件1日本专利公开的情况较为具体，具体相应的通式化合物结构而言，两者的差异仅仅在于存在一个R基团在通式化合物进一步限定中直接指定。而雅宝公司提供了实际实验测试的反证（证据1），认为对比文件1实施例1给定的工艺方法无法得到雅宝公司申请的化合物产品。并认为化学是一门实验性学科，合成产物的获得受到大量因素影响，每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，并没有完全统一的机理可以直接应用。
然而，就对比文件1公开的方案情况和雅宝公司专利方案来看，两者差异极小。而本领域技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。本领域普通技术人员在对比文件1明确之处对应化合物基团R可以为1,2-亚乙基的情况下，显然是能够通过适当的调整实验方案，最终制备得到DOPO化合物的。
这里比较有趣的一点是，北京知识产权法院认定雅宝公司提供的证据2中实验结果表格表明，本领域技术人员知晓如碱，溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。即雅宝公司提供的（证据2）反证，不仅仅说明化合物合成过程中因素多变会导致合成结果难以预期，也说明了化学学科本身具有高度复杂性，本领域普通技术人员（一般实验方法）具有尝试多种可能原料和工艺参数的动机，相应的调整工艺方法属于常规操作。
综上，化合物专利申请过程中，前期必要的检索调研对于最终的申请策略有非常大的影响。特别是在某些专利中以马库什通式化合物形式公开的化合物，可能并没有直接公开到想要申请的化合物，但是本领域技术人员结合普通技术手段往往能够实验实现其中公开的一部分较为具体的情况。例如，马库什通式结构仅仅变化单一取代基团的情况，结合相关技术领域的一般实验手段，往往能够获得对应的化合物，这种情况下研发成果的保护策略可能要做更细致谨慎的规划设计，以免兴冲冲的申请专利，最后落得个技术方案被公开，专利权又无法取得。